商标法第30条规定的申请商标注册不得与“同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似”，第31条规定的“两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标”，以及第32条规定的申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，是重要的商标异议和无效条款，最高人民法院在2018的指导案例中，进一步明确了其认定标准和判断方法，本文将在该案例的基础上总结相关实务建议。

　　案例：拉科斯特股份有限公司与卡帝乐鳄鱼私人有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标争议行政纠纷案【(2018)最高法行再134号】

　　案例来源：最高人民法院知识产权案件年度报告(2018)

　　裁判要旨：争议商标是否应予注册，应当根据商标法及其司法解释的规定进行判断，境外共存协议不影响商标近似性的判断。

　　争议商标的申请注册构成以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标，需要同时满足下列要件：在先使用商标具有一定影响;争议商标构成以不正当手段抢先注册，即争议商标申请人具有主观恶意，其明知或者应知在先使用并有一定影响的商标而予以抢注，但其举证证明没有利用在先使用商标商誉的除外;对在先使用并有一定影响的商标的保护限于相同或者类似商品或者服务。

　　案情简介：

　　国际注册第638122号图形商标(即争议商标)由拉科斯特公司于1994年10月19日申请注册，基础注册国为法兰西共和国，后向国家工商行政管理总局商标局提出领土延伸保护申请，核定使用于第25类服装等商品上。

　　第1331001号“CARTELO及图”商标(即引证商标)由卡帝乐公司于1993年12月24日向商标局提出注册申请，核定使用于第25类服装等商品。

　　争议商标经商标局初步审定公告并核准注册后，鳄鱼国际公司于2012年6月13日向商标评审委员会提出撤销申请。在评审期间，卡帝乐公司根据协议继承鳄鱼国际公司的各项权利，参与该案件评审程序，并保留鳄鱼国际公司作出的所有请求理由及主张。

　　2013年12月，商标评审委员会作出商评字(2013)第124821号《关于国际注册第638122号图形商标争议裁定书》等针对四类商标的四份裁定，认定争议商标与引证商标在构成元素、视觉效果等方面区别明显，相关公众施以一般注意力能够区分，两商标并存于市场不易导致相关公众混淆，故争议商标与引证商标未构成2001年10月修正的《商标法》第二十九条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。依据2001年《商标法》第四十三条的规定，商评委裁定争议商标予以维持。

　　卡帝乐公司不服商评委裁定，提起行政诉讼，一审判决撤销了商评委涉案裁定，拉科斯特公司不服，提起二审。但是，二审判决维持了一审判决。拉科斯特公司又向最高人民法院申请再审。最高人民法院经再审，最终撤销了一审、二审判决，维持了商评委涉案裁定。

　　双方就“鳄鱼”商标在多国展开一系列诉讼，纠葛多年，此案也引发了社会的很大关注，本案进一步明确了商标是否构成近似以及以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标的认定标准，属于商标领域的重要指导案例。

　　相关裁判文书：

　　本院认为，本案有两个争议焦点：争议商标是否与引证商标构成近似商标，其申请注册是否违反商标法第二十九条规定;争议商标是否侵犯卡帝乐公司主张的在先使用并有一定影响的未注册商标，其申请注册是否违反了商标法第三十一条后半段规定。

　　(一)关于争议商标是否与引证商标构成近似商标，其申请注册是否违反商标法第二十九条规定

　　商标法第二十九条规定：“两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。”

　　《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定：“商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”

　　第十条规定：“人民法院依据商标法第五十二条第(一)项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：(一)以相关公众的一般注意力为标准;(二)既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;(三)判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。”

　　判断本案争议商标与引证商标是否构成近似商标，应当参照上述司法解释的相应规定。

　　本案中，争议商标为一写实鳄鱼图形，引证商标为文字图形组合商标，且指定了颜色，其中文字“CARTELO”为无含义臆造词，在文字中间嵌有一鳄鱼图形，鳄鱼身长大概占据了文字中的三个字母，身高大概占据了文字高度的三分之二。

　　从整体来看，争议商标与引证商标差别较大;从主要识别部分来看，争议商标为一写实鳄鱼图形，引证商标虽然也在文字中间嵌有一鳄鱼图形，但相对于“CARTELO”文字来说，所占面积较少，不到文字所占面积的三分之一，“CARTELO”文字更容易引起相关公众注意，因此，“CARTELO”是引证商标的主要识别部分。

　　争议商标与引证商标相比较，二者图形部分近似，但主要识别部分及各要素组合后的整体结构并不相同或者近似。以相关公众的一般注意力在隔离状态下观察，二者不会产生混淆和误认。因此，争议商标与引证商标不构成近似商标，争议商标的申请注册未违反商标法第二十九条规定。

　　二审判决认为，“争议商标为‘鳄鱼图形’商标，引证商标为组合商标，由字母‘CARTELO’及‘鳄鱼图形’构成，争议商标的‘鳄鱼图形’与引证商标的‘鳄鱼图形’几乎完全相同，二者构成近似商标。”

　　在上述商标近似判断中，二审判决仅仅将两商标中的鳄鱼图形进行比对，违反了司法解释规定的整体比对和主要部分比对的商标近似判断方法。

　　此外，根据本案查明的在先生效裁判情况，在本案引证商标申请注册的异议程序及其后续诉讼程序中，北京市高级人民法院(2007)高行终字第178号行政判决认为，文字“CARTELO”是本案引证商标识别的主要要素，本案引证商标与拉科斯特公司于1979年申请注册的头朝右鳄鱼图形商标即第141103号商标的主要部分及各要素组合后的整体结构并不相同或近似。

　　该认定也被本院(2009)行监字第107号驳回再审申请通知书所认可。二审判决在判断本案争议商标与本案引证商标是否相近似时，未考虑本案引证商标获准注册的原因主要在于“CARTELO”是本案引证商标识别的主要要素以及本案引证商标的整体结构，判断方法有所不当。

　　卡帝乐公司主张，其与拉科斯特公司的系列鳄鱼商标长期以来在全球各地包括中国已经形成了前者鳄鱼头朝左、后者鳄鱼头朝右的划分标准，1983年和解协议更是明确了双方商标的上述区别特征。

　　一审判决也认为，“相关主体此前就市场划分达成的和解协议亦应得到尊重和遵守”。本院认为，一方面，争议商标是否应予注册，应当按照中国商标法及其司法解释等规定进行判断，卡帝乐公司以其在其他国家和地区注册的鳄鱼图形商标、1983年和解协议等证据主张争议商标不应予以注册，缺乏法律依据。另一方面，商标权具有地域性。1983年和解协议中约定双方在中国台湾、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、文莱五个国家或者地区开展合作，拉科斯特公司向鳄鱼国际公司的前身利生民公司支付补偿金，系基于双方合意。

　　拉科斯特公司于1979年领先卡帝乐公司十四年之久在中国大陆地区申请注册了鳄鱼图形商标，这也是拉科斯特公司主张的1983年和解协议没有明确约定适用于中国大陆地区的原因。

　　新加坡国际仲裁中心针对1983年和解协议作出的仲裁裁决也认为，1983年和解协议只适用于明确约定的五个国家或者地区。

　　因此，1983年和解协议并不能成为判断本案争议商标是否与引证商标相近似以及是否应当注册的事实和依据。

　　此外，本院(2009)民三终字第3号民事判决也认定，被诉标识三、四与拉科斯特公司请求保护的注册商标相比具有显著区别，不能认定为侵犯注册商标专用权意义上的近似商标。

　　该民事判决中的被诉标识三、四，系由鳄鱼图形和“CARTELO”文字、颜色组成，而被诉标识四即本案引证商标。对于鳄鱼国际公司使用的被诉标识一、二即头朝左鳄鱼图形商标，虽然该民事判决认为不构成侵犯拉科斯特公司系列鳄鱼图形商标，但该民事判决也认为，被诉标识一、二与拉科斯特公司请求保护的头朝右鳄鱼图形商标在构成要素上具有一定程度的近似性，并对其使用提出了要求，即，鳄鱼国际公司在使用被诉标识一、二时，应保持其与拉科斯特公司注册商标有明显区分的相关使用环境和状态，尽可能避让该公司的注册商标。

　　因此，卡帝乐公司关于本院(2009)民三终字第3号民事判决确认其与拉科斯特公司鳄鱼商标头朝左与头朝右的区别的主张不能成立。

　　需要指出的是，根据在先生效行政裁判，在拉科斯特公司已经于1979年申请鳄鱼图形商标即前案引证商标的情况下，鳄鱼国际公司于1993年申请了前案被异议商标即本案引证商标，前案被异议商标得以注册的原因在于，其商标识别的主要要素是指定了颜色且在商标整体中所占面积较大的“CARTELO”文字，其主要部分及各要素组合后的整体结构与前案引证商标不相同或者近似。

　　然而，鳄鱼国际公司及其权利义务承受人卡帝乐公司在使用本案引证商标(即前案被异议商标)的过程中，置1983年和解协议的适用不包括中国大陆地区的事实以及本院(2009)民三终字第3号民事判决关于保持其与拉科斯特公司注册商标有明确区分的相关使用环境和状态的要求于不顾，在其T恤产品上突出使用单条鳄鱼图形商标。

　　在其开设于阿里巴巴平台的店铺中甚至使用了与拉科斯特公司于1979年注册的鳄鱼图形商标形态一致、仅头部朝向不同的鳄鱼图形标识，并宣称“CARTELO”文字加上前述鳄鱼图形标识即等于本案引证商标;特别是，在其开设于上海市松江区开元地中海商业广场1楼的专卖店中，还使用与法国国旗颜色排列方式一致的蓝、白、红三色鳄鱼平面模型，其在经营行为中使其鳄鱼品牌商品与拉科斯特公司的鳄鱼品牌商品相混淆的主观意图明显，容易造成消费者在购买相关商品时的混淆和误认或者认为存在特定联系。

　　人民法院在审理双方因鳄鱼商标的注册和使用而引发的案件中，以事实和法律为依据，促使双方鳄鱼商标能够区分各自的商品来源。卡帝乐公司也应当依法正当使用核准注册的商标，避免造成相关公众的混淆和误认。

　　(二)关于争议商标是否侵犯卡帝乐公司主张的在先使用并有一定影响的未注册商标，其申请注册是否违反了商标法第三十一条后半段规定

　　商标法第三十一条规定：“申请商标不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”

　　《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第三十一条规定：“本规定从2017年3月1日起施行。人民法院依据2001年修正的商标法审理的商标授权确权行政案件可参照适用本规定。”

　　《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条规定：“在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成‘以不正当手段抢先注册’。

　　但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意除外。在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标，违反商标法第三十二条规定的，人民法院不予支持。”

　　参照上述规定，争议商标的申请注册构成以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标，需要同时满足下列要件：一是在先使用商标具有一定影响;二是争议商标构成以不正当手段抢先注册，即争议商标申请人具有主观恶意，其明知或者应知在先使用并有一定影响的商标而予以抢注，但其举证证明没有利用在先使用商标商誉的除外;三是对在先使用并有一定影响的商标的保护限于相同或者类似商品或者服务。

　　本院认为，综合考虑以下因素，争议商标的注册未违反商标法第三十一条关于不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的规定。

　　首先，卡帝乐公司提交的使用证据不足以证明其主张的在先使用商标具有一定影响。1994年仅开设了一家位于上海的卡帝乐鳄鱼品牌专卖店;卡帝乐公司主张1995年在中国境内开设了85家卡帝乐鳄鱼品牌专卖店，但仅提供了其自制的统计表，并没有其他证据予以佐证，即使开设85家专卖店属实，也不能保证上述专卖店是在争议商标向中国申请延伸保护即1995年3月23日之前开设;其他使用证据均是相关报纸上的广告宣传，而且基本是开设第一家卡帝乐鳄鱼品牌专卖店的广告。

　　其次，拉科斯特公司申请争议商标没有利用卡帝乐公司主张的在先使用鳄鱼图形商标商誉的主观恶意。拉科斯特公司于1979年5月12日在中国申请、并于1980年10月30日获准注册第141103号鳄鱼图形商标，而且，拉科斯特公司在先注册的鳄鱼图形商标曾于1994年被认定为驰名商标。

　　本案争议商标是对第141103号鳄鱼图形商标的基本水平镜像反转，符合在争议商标指定的服装、鞋等商品上注册和使用左右朝向不同的图形商标的惯常方式。

　　争议商标与卡帝乐公司主张的在先使用未注册鳄鱼商标相比，虽然头部朝向相同，但具体形态并不一致，而且拉科斯特公司在先注册的第141103号鳄鱼图形商标知名度较高，卡帝乐公司主张的在先使用未注册商标未达到一定影响。在此情况下，拉科斯特公司申请注册争议商标不存在利用卡帝乐公司主张的在先使用未注册商标商誉的因素。

　　最后，卡帝乐公司主张的在先使用未注册商标行为难谓善意正当。在争议商标申请日之前，鳄鱼国际公司的前身利生民公司与拉科斯特公司在日本已经因鳄鱼商标产生过争议，后来双方达成了不适用中国大陆地区的1983年和解协议。

　　1993年10月4日商标局作出(1993)标申驳字第3963号商标核驳通知书,鳄鱼国际公司在第25类鞋等商品上申请注册的“鳄鱼”商标因与拉科斯特公司在类似商品上已注册的第552436号“鳄鱼”商标文字相同，被通知驳回。

　　1993年11月2日新民晚报关于开设在上海的第一家卡帝乐鳄鱼品牌专卖店的广告报道突出使用了“真正的‘鳄鱼’来了”的字样。

　　上述事实表明鳄鱼国际公司明知或者至少应知拉科斯特公司在中国在先申请注册或者使用了鳄鱼图形商标。在这种情况下，鳄鱼国际公司仍然使用头朝左鳄鱼图形商标，其使用行为难谓善意正当。

　　根据拉科斯特公司提交的卡帝乐公司近期使用鳄鱼商标的证据，卡帝乐公司在其阿里巴巴平台店铺和卡帝乐鳄鱼品牌专卖店使用头朝左鳄鱼图形商标以及使用与法国国旗颜色排列一致的蓝、白、红三色鳄鱼平面模型等行为，更加表明卡帝乐公司主观上具有使其鳄鱼商标与拉科斯特公司的鳄鱼商标相混淆或者产生特定联系的意图。

　　审判长 夏君丽 审判员 郎贵梅 审判员 马秀荣

　　实务建议

　　1. 商标权无效程序中，争议商标与在先注册或初步审定的商标构成近似的判断方法，可以参考商标侵权认定中的商标近似的判断标准;同理，相关商标侵权案件中对商标是否构成近似的认定，也可以作为商标无效案件的参考理由。

　　2. 认定商标相同或者近似按照以下原则进行：(一)以相关公众的一般注意力为标准;(二)既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;(三)判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

　　3. 在判断本案争议商标与引证商标是否构成近似时，可以参考引证商标与其在先商标是否构成近似的认定理由。

　　4. 争议商标的申请注册构成以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标，需要同时满足下列要件：一是在先使用商标具有一定影响;二是争议商标构成以不正当手段抢先注册，即争议商标申请人具有主观恶意，其明知或者应知在先使用并有一定影响的商标而予以抢注，但其举证证明没有利用在先使用商标商誉的除外;三是对在先使用并有一定影响的商标的保护限于相同或者类似商品或者服务。

　　5. 证明在先使用商标具有一定影响，不能仅提交自身的广告宣传，还应当提交其他人对商标和品牌的报道、获奖情况，产品销售情况等证据。

　　6. 构成“抢注”商标，还需要证明抢注者具有恶意，即明知或者应知在先使用商标。

　　7. 判断“抢注”的恶意，应判断注册商标权人是否有攀附在先使用的未注册商品的商誉的意图，如果注册商标或者其相关商标具有更高的知名度，则可以证明其没有利用在先使用商标商誉。